Важко уявити сучасну компанію без власного сайту. Однак закон досі не визнав доменне ім'я засобом індивідуалізації. Які ризики має власник доменного імені? Як захистити свої інтереси? Яким шляхом йде судова практика при розгляді спорів між власниками товарних знаків та доменних імен?

Терміни «домен» та «доменне ім'я» сьогодні широко поширені та відомі навіть тим, хто тісно не пов'язаний із інтернетом. Зараз у доменній зоні «RU» зареєстровано майже 5 млн. доменів, а в доменній зоні «РФ» — майже 835 тисяч.

Проте легального визначення домен досі так і не отримав, хоча спроби робилися.

Проект четвертої частини ДК РФ (законопроект № 323423-4), що був на розгляді Держдуми ще 2006 р., у розділі 76 мав окремий параграф про доменні імена. Відповідно до нього доменне ім'я набувало власне правове регулювання і ставало самостійним об'єктом виняткових прав нарівні з фірмовим найменуванням, товарним знаком та іншими засобами індивідуалізації.

Однак цей параграф був виключений із проекту. Причини називають різні. Наприклад, дослідник у галузі доменних імен Віталій Калятін у своєму блозі написав: «Проект закону, який у принципі виключає конфлікт товарних знаків і доменних імен, виявився неприйнятним для бізнесу, побудованого на такому конфлікті». Дійсно, відсутність правової визначеності у статусі доменного імені вигідна, оскільки дозволяє зацікавленим у цьому особам використовувати різні методи недобросовісної конкуренції та витягувати з цього прибуток. У свою чергу Координаційний центр національного домену RU, Регіональний мережевий інформаційний центр (RU-CENTER) та Російський науково-дослідний інститут розвитку громадських мереж (РосНДІРОС) у висновку до проекту вказали, що «недоцільно відносити доменні імена до засобів індивідуалізації в рамках інституту інтелі , оскільки головною функцією домену є спрощення зв'язку між комп'ютерами, а захист прав власників доменних імен має реалізовуватися іншими способами без надання доменним імен статусу об'єкта виняткових прав». Так чи інакше, але на сьогоднішній день доменне ім'я згадується в нормах ЦК України про способи здійснення виключного права на товарний знак, коли словесне позначення товарного знака використовується в доменному імені або в способах здійснення прав на найменування місць походження товарів.

Таким чином, доменне ім'я нині, на жаль, залишається лише способом адресації в інтернеті, у зв'язку з чим продовжує використовуватись з метою недобросовісної конкуренції.

Адміністратором національних доменів верхнього рівня "RU" та "РФ" є АНО "Координаційний центр національного домену мережі Інтернет" (далі - Центр). Послуги реєстрації доменів надають кінцевим користувачам акредитовані Центром реєстратори. Порядок реєстрації доменного імені встановлений Правилами реєстрації доменних імен у доменах "RU" та "РФ", затверджених Центром. Таким чином, він має широкі повноваження у сфері доменних імен та його головне завдання — забезпечення надійного та стабільного функціонування інфраструктури російського сегменту інтернету.

Порядок реєстрації доменів на сьогоднішній день – заявний. Тобто користувач, який першим звернеться для реєстрації домену, за дотримання всіх вимог реєстратора стане адміністратором домену.

Порядок реєстрації встановлюється безпосередньо реєстратором у документах, які розміщуються на сайті

Приклад правил, встановлених реєстратором ТОВ «Наунет СП», первинна реєстрація доменного імені відбувається у порядку.

1. Вибір доменного імені. На сайті кожного реєстратора можна перевірити, чи зайнято обране доменне ім'я або вільно. Якщо обраний домен зайнятий, то сервісом буде надано інформацію про реєстратора, який зареєстрував відповідний домен, та запропоновано можливість зв'язатися з адміністратором домену.

2. Укладання договору надання послуг. Такий договір найчастіше укладається шляхом заповнення форми для реєстрації на сайті реєстратора. Слід зазначити, що за своєю природою зазначений договір є публічним, що в силу ст. 426 ДК РФ означає, що він повинен бути укладений з будь-яким, хто звернувся за його укладанням.

3. Заповнення заявки. Якщо обране доменне ім'я ніким не зайняте, слід заповнити форму із зазначенням контактної інформації та ідентифікуючих даних (включаючи паспортні дані). Звертаємо увагу, що для послуги реєстрації доменного імені заповнення полів з паспортними даними є обов'язковим.

4. Реєстрація доменного імені. Якщо всі поля в заявці заповнені коректно, то на адресу вказаної електронної пошти надсилається лист із зазначенням даних для активації послуги та картка послуги, що включає необхідні рекомендації щодо налаштування послуги, посилання на керівництво користувача та іншу інформацію. Термін реєстрації доменного імені становить один рік, і адміністратор має право продовжувати термін реєстрації необмежену кількість разів.

Після дій з активації послуга з реєстрації вважається наданою, а заявник набуває статусу адміністратора доменного імені за умови оплати послуг реєстратора.

Таким чином, процес реєстрації доменного імені не потребує значних трудовитрат та багато часу.

За зовнішньою простотою реєстрації доменного імені можуть ховатися проблеми

Однією з найпоширеніших труднощів, з якими стикаються користувачі на етапі реєстрації доменного імені, є адміністрування обраного домену іншим користувачем.

Якщо компанія хоче, щоб її доменне ім'я співпадало зі словесним позначенням товарного знака, що вже належить їй, то для звільнення домену можна звернутися до суду з позовом.

Так, наприклад, ВАТ «Російські залізниці» подало позов до фізичної особи з вимогою про захист виняткових прав на товарний знак, про заборону використовувати товарний знак РЗ у доменному імені та про передачу прав адміністратора (справа № А40-5128/2013).

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що відповідач без згоди правовласника незаконно використовує в доменному імені «rzd-shop.ru» позначення «rzd», що тождене товарним знакам позивача, що охороняється, для пропозиції до продажу в інтернеті товарів та надання послуг, аналогічних тим, щодо яких за позивачем зареєстровано товарні знаки.

Суд задовольнив позов ВАТ «Російські залізниці», вказавши при цьому, що позивач як правовласник має виключне (пріоритетне, переважне) право на використання свого товарного знака будь-яким способом, що не суперечить закону, в тому числі в інтернеті, а відповідач незаконно використовує товарні знаки позивача шляхом розміщення їх в інтернеті, що має реальну можливість залучати на свій домен потенційних споживачів продукції позивача.

У подібній ситуації всі норми цивільного законодавства і правозастосовна практика, що склалася, працюють на власника товарного знака.

Все залежить від подібності до ступеня змішування

Відповідно до положень ст. 1484 ДК РФ одним із видів використання виняткового права на товарний знак є його використання в інтернеті, у тому числі в доменному імені.

Виходячи із змісту ст. 1484 ГК РФ, для встановлення факту незаконного використання товарного знака необхідно виявити наявність подібності до ступеня змішування використовуваного відповідачем позначення із зареєстрованим товарним знаком позивача та однорідність товарів, щодо яких застосовується відповідне позначення відповідача та товарний знак позивача.

При цьому позов про захист прав на товарний знак має судові перспективи у тому випадку, якщо товари та послуги, щодо яких позивачем використовується товарний знак, належать до суміжних класів МКТУ стосовно товарів та послуг, щодо яких адміністратор використовує доменне ім'я.

Відповідно, особа, яка зареєструвала відповідний домен і використовує його поширення суміжних товарів та послуг або використовує товарний знак зовсім, фактично порушує виняткові права власника товарного знака. Звертаємо увагу, що доменне ім'я необов'язково має повторювати товарний знак до літери — достатньою підставою буде реєстрація як домен словесного позначення, подібного до ступеня змішування з відповідним товарним знаком. Протиправним, окрім іншого, буде не тільки змішання, а й ймовірність такого змішування у споживача.

При цьому як позовні вимоги рекомендуємо вказати: про заборону використання позначення, подібного до ступеня змішування з товарним знаком у доменному імені, про анулювання реєстрації (припинення використання доменного імені) або про передачу реєстрації доменного імені власнику відповідного товарного знака, про стягнення компенсації за незаконне Використання товарного знака.

Судова практика показує, що подібні суперечки практично завжди вирішуються на користь власника товарного знака (постанови Десятого арбітражного апеляційного суду від 10.03.2015 № 10АП-18145/2014 у справі № А41-56904/14, 9 № 09АП -49635/2014-ДК у справі № А40-66173/14, від 29.12.2014 № 09АП-49635/2014-ГК у справі № А40-66173/14).

Однак якщо товари або послуги позивача та відповідача належать до різних класів МКТУ, то у задоволенні позовних вимог судом з великою ймовірністю буде відмовлено.

При цьому позивачам з таких видів суперечок також слід звертати увагу на таке. При вирішенні питання про те, чи порушуються його права на товарний знак при використанні відповідачем доменного імені, судом перевіряється наявність двох умов: по-перше, наявність подібності до ступеня змішування доменного імені з товарним знаком, по-друге, недобросовісне використання доменного імені щодо товарів чи послуг, для індивідуалізації яких зареєстровано товарний знак. Доводячи несумлінність відповідача, позивач може доводити, що доменне ім'я:

• зареєстровано для того, щоб завадити його діяльності (несумлінна конкуренція);
• спочатку зареєстровано не для ведення діяльності, а для подальшого перепродажу, здачі в оренду (так зване кіберсквотерство);
• використовується відповідачем у тому, щоб створити враження причетності до товарного знака позивача.

Таким чином, саме на позивачі лежатиме тягар доведення того факту, що відповідач використовує спірне доменне ім'я щодо товарів, однорідних товарам позивача — власника товарного знака, що відповідач займається аналогічним видом діяльності, а також недобросовісність відповідача.

На відповідачі, у свою чергу, лежить тягар доведення того факту, що доменне ім'я використовується ним на законних підставах, або того, що реєстрація спірного доменного імені не була спрямована на введення споживачів товарів відповідача в оману щодо діяльності позивача, а також, що відповідач ніколи не розміщував на сайті будь-яку інформацію, яка могла б створити хибну думку у споживачів щодо продукції позивача, характеру його діяльності.

Наприклад, у процесі розгляду справи ТОВ «Нова» проти Жильцової Н.С. (Справа № А40-105018/2014) склалася така ситуація.

Позивач є володарем виняткових прав на товарний знак НОВА щодо товарів: металеві ворота, конструкції, трубопроводи; хутра; неметалеві двері, дверні коробки, рами, панелі, балки, паркани, огорожі, карнизи, віконні коробки, рами віконні.

У цьому адміністратором доменного імені нова.рф є Жильцова Н.С.

У ході судового процесу відповідачем було доведено, що вона є видатним письменником, автором восьми книг, спірний домен був придбаний нею для розміщення інформації про твори в новому для себе жанрі — косморомані, серію яких автор планує до видання. Вибір доменного імені був зумовлений тим, що перший із романів, інформацію про які планувалося розмістити на сайті, має назву НОВА. Відкриття сайту планувалося здійснити на момент виходу однойменної книги.

Суд відмовив у задоволенні вимог позивача, вказавши при цьому на відсутність доказів того, що набуття прав на адміністрування доменного імені «нова.рф» з боку відповідача мав місце намір придбати переваги для просування товарів та послуг, однорідних товарів та послуг, щодо яких подано правова охорона товарного знаку позивача. Суд вирішив, що відповідач не здійснює будь-яку підприємницьку чи іншу економічну діяльність через адміністрування доменного імені «нова.рф».

Таким чином, відсутність несумлінності у діях відповідача та ведення ним діяльності, відмінної від діяльності позивача, є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог власника товарного знака (ухвала Дев'ятого арбітражного апеляційного суду від 27.02.2015 № 09АП-1205/201 А40-105018/2014).

Судова практика змінилася на користь власників доменних імен

Якщо компанія хоче зареєструвати доменне ім'я, яке належить третій особі, але товарний знак не зареєстрований.

У цьому випадку можна зареєструвати доменне ім'я, словесне позначення якого відрізняється від вже зайнятого домену будь-якою літерою або цифрою або спробувати купити домен у адміністратора.

Однак якщо компанія використовує товарне позначення, не зареєстроване як товарний знак, і не хоче, щоб хтось використовував схожий домен або чийсь домен збігався з фірмовим найменуванням, то можна зробити так.

Можна зареєструвати словесне позначення доменного імені як відповідного товарного знак або фірмового найменування, а потім уже звернутися до суду з позовною заявою про заборону використання позначення, подібного до ступеня змішування з товарним знаком у доменному імені, про анулювання реєстрації або про передачу реєстрації доменного імені власнику відповідний товарний знак.

Якийсь час тому суди були на боці власників товарних знаків, і це часто використовувалося не тільки сумлінними власниками товарних позначень для захисту своїх прав, а й несумлінними підприємцями для захоплення популярних і цікавих з точки зору отримання прибутку доменних імен.

Виходячи з позиції, викладеної Президією Суду з інтелектуальних прав у ухвалі від 28.03.2014 № СП-21/4 , суд має право відмовити в задоволенні вимоги про припинення використання доменного імені, якщо за матеріалами справи, виходячи з конкретних фактичних обставин, пред'явлення зазначеної вимоги бути кваліфіковано як зловживання правом.

Про наявність ознак зловживання правом може свідчити факт заяви особою, яка зареєструвала товарний знак, вимоги про заборону використання доменного імені, в якому використовується позначення, яке раніше стало широко відомим завдяки особі, яка використовувала це позначення в доменному імені.

Також суд може відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог, якщо відповідач у справі доведе, що:

• відповідач використав або збирався використати доменне ім'я з метою сумлінного надання товарів та послуг (ухвала Дев'ятого арбітражного апеляційного суду від 27.02.2015 № 09АП-1205/2015-ГК у справі № А40-105018/2014);
• адміністратор доменного імені був широко відомий під спірним доменним ім'ям, навіть якщо при цьому він не набув виняткового права на товарний знак, тотожний або подібний до ступеня змішування з доменним ім'ям (ухвала Дев'ятого арбітражного апеляційного суду від 31.01.2015 № 04 АП2 у справі № А40-60158/14);
• використовуючи доменне ім'я, адміністратор доменного імені займається законною некомерційною чи іншою сумлінною діяльністю, не маючи наміру ввести в оману споживачів або завдати шкоди репутації товарного знака позивача (ухвала Тринадцятого арбітражного апеляційного суду від 24.12.2012 № 12 7889/2014).

Перевірити наявність збігів можна за невелику платню через різні інтернет-сервіси

Якщо ж доменне ім'я, обране компанією, вільне для реєстрації, то, щоб уникнути проблем у майбутньому, слід застерегти себе від ризиків.

Так, наприклад, якщо в результаті пошуку виявиться, що будь-ким зареєстрований товарний знак, словесне позначення якого схоже на обраний домен і який використовується щодо товарів та послуг, суміжних з вашими, то рекомендуємо вибрати для реєстрації інше доменне ім'я. В іншому випадку є ризик пред'явлення до компанії судового позову з вимогами, аналогічними розглянутим вище.

При цьому, якщо відповідний товарний знак є, але протягом трьох років він не використовувався, то компанія може звернутися до Роспатенту та/або до суду з вимогою про дострокове припинення правової охорони товарного знака на підставі ст. 1486 ЦК України.

Так, наприклад, Ковальов В.В., будучи (з 2007 р.) власником доменного імені «technoshock.ru», зареєстрованого ще у 2002 р., звернувся 11 січня 2011 р. до Роспатенту із заявою про дострокове припинення правової охорони товарного знаку. "technoshock", що належить ЗАТ "Компанія "Сімтекс", у зв'язку з його невикористанням щодо частини послуг. Рішенням Роспатенту від 28.03.2011 заяву Ковальова В.В. було задоволено.

Зазначене рішення було оскаржено в судовому порядку (справа № А40-75222/11) і після тривалого судового розгляду в кількох інстанціях (після нагляду ВАС РФ) було визнано законним (28 січня 2014 р. набуло чинності рішення суду). При цьому суд зазначив, що заява Ковальова В.В. про дострокове припинення правової охорони товарного знаку «technoshock» у зв'язку з його невикористанням спрямоване на захист прав Ковальова В.В. на доменне ім'я.

При цьому ЗАТ «Компанія «Сімтекс» не змогла відстояти свою позицію, незважаючи на те, що в суді також розглядалася справа № А41-37023/10 за позовом товариства до Ковальова В.В. про незаконне використання їхнього товарного знака, яке було задоволене.

Після задоволення позову про дострокове припинення правової охорони товарного знака можна спокійно реєструвати обране доменне ім'я, захистивши його реєстрацією як відповідне товарне позначення.

Якщо ж компанія з якихось причин не змогла або не захотіла зареєструвати товарний знак, то вона наражається на певні ризики.

У майбутньому інший користувач може зареєструвати домен, схожий на домен компанії, а потім зареєструвати відповідний товарний знак щодо суміжних товарів чи послуг. Тоді такий користувач матиме підстави звернутися до вашої компанії з позовом про припинення використання доменного імені.

У цьому випадку компанії непросто відстоятиме свої права на доменне ім'я. І головним аргументом у судовій суперечці будуть сумлінність та тривалість використання доменного імені.

Наприклад, у судовому процесі у справі № А40-60158/14 суд відмовив у задоволенні позовних вимог правовласника щодо захисту виняткових прав на товарний знак LIFENEWS.

ВАТ "НЬЮС МЕДІА" звернулося до Арбітражного суду Москви з позовом до індивідуального підприємця про заборону використовувати товарний знак LIFENEWS в доменному імені "live-news.ru" в інтернеті.

Позов мотивований тим, що відповідач без згоди правовласника незаконно використовує в доменному імені «live-news.ru» позначення «LIFENEWS», що охороняється, тотожне товарному знаку позивача, тим самим викликає змішання різних суб'єктів і вводить в оману споживача щодо виробника послуг.

При цьому товарний знак було зареєстровано позивачем у 2010 р. У свою чергу відповідач є власником доменного імені «live-news.ru» з пріоритетом від 4 квітня 2008 р.

Судом було встановлено, що відповідач здійснював безперервно протягом тривалого часу до реєстрації позивачем товарного знака та здійснює підприємницьку діяльність з використанням індивідуалізуючого позначення, що включає словесний елемент LiveNews, і набув популярності на певній території; статутом відповідача передбачено його право на провадження діяльності з вилученням доходу. Суд дійшов висновку про те, що дії позивача, що виразились у реєстрації товарного знака в сукупності із заявою цих вимог у судовому порядку, мають ознаки зловживання правом і не підлягають судовому захисту в силу положень ст. 10 ЦК України.

Таким чином, користувач протягом тривалого часу сумлінно використовує доменне ім'я може захистити своє право в суді.

На завершення хотілося б сказати, що для зменшення ймовірності подібних спорів найкращим способом є на сьогоднішній день реєстрація товарного позначення, словесне вираження якого збігається з обраним доменом. Незважаючи на те, що судова практика дещо змінилася, судові позови можуть відібрати у вас багато часу і сил.

Організація власного простору в Інтернеті у вигляді сайту – позиціонує та продає – має велике значення для бізнесу. А оскільки фірмове найменування і товарний знак, що часто складають доменне ім'я сайту, є результатами інтелектуальної діяльності, що охороняються, без суперечок тут не обходиться. Справи про правомірність використання доменного імені, подібного до результату інтелектуальної діяльності чи засобом індивідуалізації, отримали назву доменних суперечок.

Для правильного визначення процесуальних і матеріальних особливостей суперечок необхідно розуміти природу правовідносин з реєстрації доменних імен.

Поняття «доменного імені» та «домена»

Умовна (віртуальна) відокремлена ділянка інтернет-простору, яка дозволяє отримати доступ до сайту, називається доменом. Існує ієрархічна система доменів, в якій національні домени, наприклад, ".ru" - Росія, ".us" - США, ".fr" - Франція, ".uk" - Великобританія, є доменами першого рівня.

Доменне ім'я в домені.RU має складатися з власного позначення, унікального в межах домену верхнього рівня, та символів ".ru". Воно не повинно містити символів, відмінних від літер, цифр та дефісу, а їх кількість у позначенні варіюється від двох до шістдесяти трьох.

Доменні імена фактично трансформувалися на засіб, що виконує функцію товарного знака.

Одночасно з виділенням домену кожному комп'ютеру надається унікальна електронна адреса домену - IP-адреса. Після набору в адресному рядку браузера якогось доменного імені DNS-сервер визначає присвоєну йому IP-адресу та забезпечує доступ до сайту. По суті, доменне ім'я було придумано для того, щоб не запам'ятовувати щоразу IP-адресу, яка має довге числове значення. При цьому доменне ім'я є унікальним. Воно зазвичай асоціюються у споживачів безпосередньо з конкретним учасником господарського обороту чи його діяльністю. Існування двох і більше доменних імен з символами, що повністю збігаються, технічно виключено.

Доменне ім'я не віднесене чинним законодавством до об'єктів цивільних прав () або речових прав () і не є об'єктом інтелектуальної власності (). Його власником може бути будь-яка особа, у тому числі така, що не має статусу індивідуального підприємця.

Право використання доменного імені виникає на підставі договору реєстрації, укладеного з реєстратором доменних імен, і існує протягом терміну реєстрації (як правило, один рік) з можливістю продовження терміну дії реєстрації.

Використання в доменному імені фірмового найменування та товарного знаку

При змішуванні доменного імені з товарним знаком порушник отримує можливість залучати на свою сторінку в мережі Інтернет потенційних покупців товарів під чужим товарним знаком.

Пунктом 14.4.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію товарного знака та знака обслуговування, затверджених Наказом Роспатента від 5 березня 2003 року № 32 встановлено, що позначення вважається подібним до ступеня змішування з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним загалом, незважаючи на їх окремі відмінності. А як інструмент для пошуку тотожних та подібних позначень та визначення однорідності товарів застосовується Міжнародна класифікація товарів та послуг для реєстрації знаків (п. 4.1 Методичних рекомендацій щодо однорідності товарів та послуг при експертизі заявок на державну реєстрацію товарних знаків та знаків обслуговування, затв. Наказом Роспатента від 31.12.2009 (№ 198).

Питання про подібність до ступеня змішування позначень є питанням факту і за загальним правилом може бути вирішено судом без призначення експертизи (п. 13 Огляду практики розгляду арбітражними судами справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність, затвердженого Інформаційним листом Президії Вищої Арбітражної Арбітражу. .2007 р. № 122;

Для визнання подібності позначень достатньо вже самої небезпеки, а не реального змішування позначень в очах споживача (Президія Вищого Арбітражного Суду РФ від 18.06.2013 № 2050/13 у справі № А40-9614/2012). Про наявність небезпеки змішування послуг, що надаються, свідчать докази, що підтверджують здійснення позивачем та відповідачем комерційної діяльності в рамках аналогічних класів МКТУ (надання однорідних послуг) (постанова Суду з інтелектуальних прав від 07.10.2013 у справі № А40-154213).

Однак відсутність доказів подібності доменного імені до ступеня змішування з товарним знаком стає на практиці підставою для відмови у задоволенні позовних вимог (Постанова ФАС Північно-Західного округу від 28.03.2011 р. у справі № А56-65383/2009).

Реєстрація доменного імені

У Росії Адміністратором національних доменів верхнього рівня. RU і. РФ є некомерційна організація Координаційний центр національного домену мережі Інтернет (Координатор). Вона має повноваження зокрема з вироблення правил реєстрації в доменах.RU і.РФ і акредитації реєстраторів.

Реєстрація доменних імен у доменах.RU і.РФ здійснюється через акредитованих реєстраторів. У свою чергу користувач, на ім'я якого зареєстровано доменне ім'я в Реєстрі – базі даних Координатора, є адміністратором доменного імені та належним відповідачем у доменних спорах. Оскільки фактичне використання ресурсів сайту неможливе без участі у тій чи іншій формі адміністратора домену, який є особою, яка створила відповідні технічні умови для відвідувачів свого інтернет-ресурсу, власник домену несе відповідальність за зміст розміщеної на такому сайті інформації (Постанова Суду з інтелектуальних прав від 11.10). 2013 у справі № А40-161835/2012).

Законодавчих обмежень щодо процесу реєстрації доменів, а також на свободу укладання договору відсутні. На це вказав Арбітражний суд м. Москви у своєму рішенні від 13 червня 2001 у справі № А40-12272/01-15-107.

Згідно з пунктом 2.9 Правил реєстрації доменних імен в доменах. задоволенні претензій третіх осіб на доменне ім'я. Особа, яка вважає, що адміністрування доменного імені його адміністратором порушує права цієї особи (зокрема, права на товарний знак, фірмове найменування, іншу інтелектуальну власність, найменування некомерційної організації або державного органу), має право пред'явити претензію адміністратору, а також звернутися з відповідною заявою суд.

Перші доменні суперечки

При побудові захисту правовласнику (позивачу) необхідно буде довести такі обставини:

• факт власності позивачу виняткових прав на товарний знак, фірмове найменування;
• чи є позначення, що використовується в доменному імені, подібним до ступеня змішування з товарним знаком, фірмовим найменуванням позивача;
• чи використовується вказане доменне ім'я для просування тих товарів та послуг, що входять до галузі охорони товарного знака, тобто однорідних товарів та послуг.

Під час подання позову необхідно також правильно сформулювати свої вимоги. Вимоги у вигляді скасування реєстрації спірного доменного імені та надання позивачу переважного права на його реєстрацію задоволенню не підлягають (Постанова Президії ВАС РФ від 04.06.2013 № 445/13 у справі № А40-55153/11-27-450). Порядок анулювання реєстрації доменного імені, припинення прав адміністрування міститься у Правилах реєстрації доменних імен. Тому, формулюючи вимоги, необхідно виходити із зазначеного порядку. Як зазначив Президія ВАС, оскаржені судові акти не містять вказівок, що зобов'язують реєстратора домену вчинити дії щодо припинення прав адміністрування доменного імені, так само як і заборони адміністратору домену використовувати в домені спірне позначення, хоча адміністрування домену визнано порушенням прав позивача та оцінено як акт недобросовісної .

Як уникнути доменного спору

Організаціям, які мають виняткове право на товарний знак, рекомендується вибирати доменне ім'я, яке його повністю відтворює. У цьому випадку організація зможе використовувати для захисту права на ім'я домену способи захисту виняткових прав, передбачені в .

Якщо можливість розмістити в доменному імені товарний знак організації відсутня, рекомендується вибрати доменне ім'я, максимально наближене до товарного знака, щоб воно було подібне до нього до ступеня змішування, не торкаючись при цьому товарних знаків третіх осіб. У цьому випадку організація отримає більше можливостей довести наявність у неї прав та законних інтересів на використання такого доменного імені.

Юлія Синіцина, експерт-юрист Першого Будинку Консалтингу «Що робити Консалт» для журналу «Консультант»

Юрист на підприємстві

З бератором «Юрист на підприємстві» Ви легко вирішите будь-який конфлікт з контрагентами і з честю пройдете процедуру будь-якої перевірки. Також ви швидко знайдете форму будь-якого документа, потрібну статтю закону, приклад із арбітражної практики.

За дорученням адміністрації президента було підготовлено , який, як передбачається, з січня 2007 року замінить собою закони, які нині діють у сфері захисту інтелектуальної власності (ІВ).

Аргументація юристів робочої групи проти такого регулювання наведена у Висновку:

Висновок за розділом 76 проекту 4 частини ЦК України

(у частині доменних імен)

Цей висновок має на меті показати недоцільність віднесення доменних імен до засобів індивідуалізації в рамках інституту інтелектуальної власності та необхідність виключення параграфа про право на доменне ім'я з проекту 4 глави ГК РФ.

Спочатку доменні імена передбачалося використовувати виключно для спрощення зв'язку між комп'ютерами, об'єднаними в єдину мережу Інтернет, проте згодом домени стали застосовуватися як спосіб ідентифікації користувачів, внаслідок чого почали виникати конфлікти між системою доменних імен та системою способів ідентифікації, яка виникла раніше та охоронялася нормами законодавства про інтелектуальну власність

Однак вважаємо, що вищесказане не є достатньою причиною надання доменним іменам статусу засобу індивідуалізації в рамках інституту інтелектуальної власності.

В даний час продовжує діяти Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), ухвалена в Стокгольмі 14 липня 1967 р., членом якої є Росія. Зазначеною Конвенцією до об'єктів виняткових прав (інтелектуальної власності) віднесено:

• літературні, художні та наукові твори;
• виконавча діяльність артистів, звукозапису, радіо- та телевізійні передачі;
• винаходи у всіх галузях людської діяльності;
• наукові відкриття;
• промислові зразки;
• товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та комерційні позначення;
• захист проти недобросовісної конкуренції,

а також всі інші права, які стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній галузях.

Усі домени верхнього (першого) рівня умовно поділяються на дві групи. Це домени загального користування - gTLD(), до яких належать COM, NET, ORG, INFO, BIZ тощо; та національні дволітерні домени ccTLD (), що виділяються для конкретної країни або регіону (RU, UK, DE, FR тощо).

Внаслідок зростання своєї популярності національні домени опинилися в центрі уваги, а врегулювання конфліктів у ccTLD стало в цьому відношенні одним із ключових політичних питань. Щоб допомогти адміністраторам ccTLD, держави-члени ВОІВ звернулися до організації ВОІВ з проханням розробити набір добровільних для застосування керівних принципів щодо вдосконалення практики та розробки політики з метою запобігання несумлінним реєстраціям охоронюваних назв та врегулювання, пов'язаних із цим суперечок. Такі документи було розроблено. У своїх рекомендаціях 2001 року для національних доменів верхнього рівня, які залишаються актуальними на сьогодні, ВОІВ відокремлює доменні імена від об'єктів виняткових прав (інтелектуальної власності).

Документ IANA (організація з розподілу нумерації в Інтернеті) RFC:1951 також підкреслює, що реєстрація доменного імені не має статусу товарного знака.

При регулюванні захисту засобів індивідуалізації визнається, що інформація, що міститься в засобах індивідуалізації товаровиробника або самого товару, надзвичайно важлива для ринку, для споживача і тому потребує захисту за допомогою виняткових прав. Саме тому було запроваджено їх докладну законодавчу регламентацію.

Абсолютна комерціалізація доменного імені суперечить його головному завданню - зв'язку комп'ютерів у мережі. Багато доменів реєструються без будь-яких комерційних планів щодо нього.

Права коштом індивідуалізації виникають у процесі певної адміністративної процедури, закріпленої у нормативних актах. Процес реєстрації доменного імені на такій процедурі не заснований, та й не може бути заснований, в тому числі, в силу системи, що склалася роками.

Реєстрація доменного імені в національних доменах відбувається на підставі угоди між особою, яка хоче її зареєструвати, та реєстратором, уповноваженим на те міжнародною корпорацією ICANN , яка зараз управляє адресним простором інтернету. В даний час 90% національних реєстратур у світі працюють на основі заявного порядку (реєстрація домену на першого, хто звернувся) без будь-яких обмежень. У деяких країнах заявки на доменні імена попередньо звіряють із переліком всесвітньо відомих товарних знаків. Однак у разі збігу або схожості з товарним знаком зазвичай видається попередження про те, що заявник несе відповідальність за можливе порушення прав третіх осіб. Домен у своїй реєструється.

Загальні тенденції розвитку національних доменів – поступовий перехід до відкритих правил реєстрації доменів, зняття обмежень. Пропонований проект веде до зворотного процесу.

Спроба введення жорсткого законодавчого регулювання реєстрації та використання доменного імені неминуче призведе до того, що, по-перше, сама система реєстрації в домені.RU не зможе оперативно реагувати на зовнішні зміни в системі реєстрації, оскільки вимагатиме їх законодавчого закріплення, а , по-друге, - до відходу користувачів з домену.RU в домени, в яких жорстке регулювання не міститься. А тому державна політика щодо доменних імен має дотримуватись принципу: «не нашкодь».

Безумовно, необхідний захист і власників доменних імен, і власників засобів індивідуалізації від посягань з боку недобросовісних осіб, проте, на наш погляд, це може бути реалізовано іншими способами без надання доменним іменам статусу об'єкта виняткових прав.

До 2003 року, коли доменні імена у законодавстві не згадувалися, вирішити суперечку між власниками товарних знаків та доменних імен було дуже проблематично. Після внесення змін до ч.2 ст.4 Закону РФ "Про товарні знаки ..." порушенням прав власника товарного знака стало визнання судом факту використання товарного знака в доменному імені щодо однорідних товарів та послуг. Це нововведення дозволило створити механізм захисту власників товарних знаків, що позитивно зарекомендував себе протягом останніх трьох років. Таким чином, нині досить вдало врегульовано питання співвідношення товарних знаків та доменних імен. У зв'язку з цим, логічним було б залишити в ст.1481 Проекту положення про те, що підставою для відмови у реєстрації товарного знака щодо однорідних товарів та послуг може бути зареєстроване на інших осіб ідентичне доменне ім'я. Аналогічні норми варто було б запровадити і в параграфах щодо фірмових найменувань та комерційних позначень.

Крім того, з огляду на позитивний трирічний досвід застосування норми ч.2 ст. 4 Закону «Про товарні знаки…» під час вирішення спорів, на нашу думку, її слід було б зберегти в Проекті.

Для вирішення спорів між власниками комерційних позначень, фірмових найменувань та власниками доменних імен аналогічні норми мають з'явитися у відповідних розділах глави 76.

На жаль, глава 76 не містить низки основних норм, необхідних для застосування закону. Наприклад, залишився поза рамками момент виникнення виняткового права на комерційне позначення. Відповідно, не зрозуміло, яким чином реєстратор чи потенційний власник доменного імені зможе провести попередню перевірку щодо наявності комерційного позначення чи фірмового найменування, ніж порушити норму закону (ст.1544 Проекту). На відміну від положень Проекту, сьогодні Закон не забороняє реєстрацію доменного імені, ідентичного чи схожого на товарний знак. В даний час порушення прав власника товарного знака може мати місце тільки при певному використанні доменного імені, що випливає з самого поняття товарного знака. У запропонованому проекті передбачається саме це: заборонити включати доменні імена товарні знаки, фірмові найменування та комерційні позначення.

Проведення перевірки організацією-реєстратором або потенційним власником доменного імені на наявність ідентичних перелічених у главі 76 об'єктів на даний час нереалізовано. Воно призведе до величезних матеріальних витрат з боку всіх учасників системи реєстрації, збільшення термінів реєстрації доменних імен, і як наслідок, втрати привабливості російського сегменту інтернету. Така перевірка не проводиться в доменах загального користування та інших національних доменах так само, як і відсутня необхідність такої перевірки в силу законодавства, що діє в цих країнах. Забороняється не реєстрація доменних імен, а використання їх певним чином, або використання.

Відповідальність за порушення норм закону нестимуть спільно і реєстратори, і власники доменів. Тоді як усі міжнародні документи, що стосуються питань, пов'язаних з доменними іменами, містять положення та рекомендації про те, що процедура реєстрації доменних імен має максимально захищати реєстратора від юридичної відповідальності та перешкоджати його залученню до суперечки. Слід зазначити, що у охочих зареєструвати доменні імена в домені.RU завжди існує альтернатива як можливість зареєструвати домен в інших зонах, отже, в домені.RU різко скоротиться кількість реєстрацій. Негативними наслідками переходу користувачів до інших зон є те, що зацікавленій особі буде дуже складно отримати від іноземного реєстратора інформацію про власника доменного імені. Крім того, іноземного реєстратора буде проблематично обтяжити будь-якими діями за рішенням російського суду, наприклад, зняти делегування для припинення поширення будь-якої інформації, що порушує права третіх осіб, або накласти «арешт» на домен з метою забезпечення виконання рішення суду, або анулювати його реєстрацію. Зниження реєстраційної активності в домене.RU знизить і надходження податкових відрахувань до бюджету РФ.

У цьому Проекті планується замість прийнятої у всіх національних доменах та доменах загального користування процедури передачі доменних імен за письмовими заявами власників, укладення відповідного договору про відчуження виняткового права, запровадження якого здорожчує та подовжує процес реєстрації.

Введення норми про ліцензійний договір, про надання права використання доменного імені передбачає письмову форму угоди, її реєстрацію, що суперечить чинному порядку виділення піддоменів у всіх зонах.

Залишається відкритим питання щодо визначення критеріїв, відповідно до яких доменне ім'я вважається таким, що не використовується протягом якогось терміну. Крім того, позбавлення права на доменне ім'я з такої підстави є несправедливим.

Запровадження закритого переліку підстав щодо припинення прав на доменне ім'я у запропонованому вигляді не дає можливості щодо продовження діяльності з реєстрації доменних імен у існуючому вигляді, який прийнятий у світовому співтоваристві та вироблений роками. Так, наприклад, немає такої підстави, як відсутність у реєстратора достовірних даних про власника доменного імені (ненадання цих даних власником у разі зміни). У ряді рекомендацій неодноразово наголошувалося, що надання контактної інформації про власника доменного імені дуже важливе, оскільки не можна вжити будь-яких кроків або розпочати процедуру, спрямовану на ліквідацію наслідків порушень, якщо відсутній зв'язок із винним власником, а тому надання недостовірної контактної інформації є суттєвим порушенням угоди про реєстрацію доменного імені та підставою для анулювання реєстрації.

У зв'язку з вищевикладеним висловлюємо надію, що розробники законопроекту з увагою віднесуться до нашої позиції.